§ 94

Übersicht der Kommentierung

Vorspann

§ 94 betrifft den Fall, dass eine Anmeldung mehrere Prioritäten hat. Dies kann auch für einen Patentanspruch gelten.

I. Einführung

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Um ein Prioritätsrecht wirksam beanspruchen zu können, ist es nicht erforderlich, dass die Nachanmeldung mit der Prioritätsanmeldung identisch ist. Ist ein Teil des Anmeldungsgegenstandes in der Erstanmeldung enthalten, so kann für diesen Teil eine gesonderte Priorität beansprucht werden, welche auch Teilpriorität bezeichnet wird.

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Eine Erfindung wird durch die Gesamtheit der in den Patentansprüchen aufscheinenden Merkmale bestimmt. Daher ist die Wirksamkeit des Prioritätsrechts stets für die Patentansprüche zu bestimmen.

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Praktisch kommt es häufig vor, dass die Nachanmeldung nicht identisch mit der Prioritätsanmeldung ist, da die Erfindung während des Prioritätsjahres weiterentwickelt wurde und diese Ergebnisse in die Nachanmeldung aufgenommen wurden. Diese Situation, bei der Teile des Anmeldungsgegenstandes erstmals in der Nachanmeldung aufscheinen ist in § 94 besonders hervorgehoben. Für die erstmals in der Nachanmeldung aufscheinenden Teile bleibt der Anmeldetag als Prioritätstag maßgeblich. Diese Hervorhebung scheint redundant zu sein, da sie sich bereits durch eine Kombination von § 93 Abs 1 und § 94 S 1 ergibt.

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Das Ziel der PatG-Nov 1984 war es, die Bestimmungen des PatG mit jenen des EPÜ zu harmonisieren. Bei dieser Sachlage wurde es als angebracht angesehen, die Rechtsprechung des EPA zu berücksichtigen, wobei explizit darauf hingewiesen wurde, dass Entscheidungen anderer Patentämter prinzipiell keinen Einfluss auf das Verfahren vor dem PA haben. Es ist davon auszugehen, dass der Weiterentwicklung der Rechtsprechung des EPA zur Priorität weitgehend gefolgt werden wird.

II. Teilprioritäten

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Trotz der im Gesetz vorgesehenen Möglichkeit von Teilprioritäten kann einem unabhängigen Patentanspruch eine beanspruchte Priorität nur dann zukommen, wenn die Gesamtheit der zwingenden Merkmale der Offenbarung der Prioritätsanmeldung zu entnehmen ist. Insbesondere kann einem beanspruchten Gegenstand, der durch die Gesamtheit der zwingenden Merkmale eines Patentanspruchs definiert ist, nur eine Priorität (gegebenenfalls der Anmeldetag) zugeordnet werden, denn dieser Gegenstand als Ganzes repräsentiert die Erfindung, die entweder in der Offenbarung der Prioritätsanmeldung enthalten ist oder nicht. Insbesondere ist es nicht möglich, die Gesamtheit der (zwingenden) Merkmale eines Patentanspruchs aufzuteilen und jedem dieser Teile unterschiedliche Prioritäten zuzuordnen.

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Somit ist ein Prioritätsrecht auch in Fällen wirksam, in denen nur ein Teil der Nachanmeldung (zB ein Teil des von einem Patentanspruch umfassten Gegenstands) die Priorität einer oder mehrerer Prioritätsanmeldungen genießt. Für die Merkmalskombinationen bzw Erfindungen, die sich unmittelbar und eindeutig aus einer oder mehreren Prioritätsanmeldungen ableiten lassen, kann eine Teilpriorität in Anspruch genommen werden; die übrigen in der Nachanmeldung offenbarten Merkmale begründen wiederum selbst einen Prioritätsanspruch für eine spätere Anmeldung.

III. Mehrere Prioritäten

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Eine Erfindung ist stets in der Gesamtheit der sie definierenden Merkmale, wie sie in den Patentansprüchen, insbesondere dem unabhängigen Patentanspruch, hervorgehoben sind, zu sehen. An diesem Grundsatz hat die Rsp auch nach Inkrafttreten der Patentrechts-Novelle 1984, in welcher die Möglichkeit geschaffen wurde, für einen Patentanspruch mehrere Prioritäten in Anspruch zu nehmen, stets festgehalten.

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Ein Fall, in dem für einen Patentanspruch mehrere Prioritäten zu Recht beansprucht werden, ist, wenn beispielsweise ein Patentanspruch zwingende und fakultative Merkmale enthält, wobei die Gesamtheit der zwingenden Merkmale in einer ersten, die Gesamtheit der zwingenden und fakultativen Merkmale in einer zweiten, späteren Anmeldung offenbart wird. Dann können für diesen Patentanspruch die Prioritäten dieser beiden Anmeldungen zu Recht in Anspruch genommen werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass ein Patentanspruch Alternativen enthält, denen unterschiedliche Prioritäten zukommen.

IV. Verallgemeinerung gegenüber der Prioritätsanmeldung

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Bei einer Verallgemeinerung eines Merkmals in einem Patentanspruch gegenüber der Prioritätsanmeldung ist zu prüfen, in welchem Umfang die Priorität wirksam ist.

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Gemäß der österreichischen Rsp kann die Situation eintreten, dass bei einer Verallgemeinerung eines Merkmals in einem Patentanspruch gegenüber der Prioritätsanmeldung die Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen werden kann. Eine weitere Anmeldung basierend auf derselben Prioritätsanmeldung, beispielsweise eine Teilanmeldung, kann dann die Neuheit dieses Patentanspruchs vorwegnehmen.

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Die Rsp des EPA wurde von der großen Beschwerdekammer durch den Kunstgriff eines generischen „ODER“-Patentanspruchs jedoch dahingehend weiterentwickelt, dass diese Situation nicht eintreten kann. Abzuwarten bleibt, ob die österreichische Rsp dieser Rechtsentwicklung folgen wird.

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Sollte dieser Änderung der Rsp des EPA nicht oder nur teilweise gefolgt werden, so gilt gemäß der österreichischen Rsp, dass die Prioritätsanmeldung, um prioritätsbegründend zu sein, in der eingereichten Fassung alle wesentlichen Bestandteile, dh die Merkmale der Erfindung, entweder ausdrücklich offenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten muss. Sind wesentliche Bestandteile der Erfindung, die in der Prioritätsanmeldung fehlen und erst später als wesentlich erkannt werden, nicht Bestandteil der Offenbarung der Prioritätsanmeldung, besteht kein Prioritätsanspruch. Weiters ist zu beurteilen, ob die Gesamtheit der zwingenden Merkmale eines unabhängigen Patentanspruchs der Offenbarung der Prioritätsanmeldung zu entnehmen ist, denn eine Aufteilung der einzelnen Merkmale eines Patentanspruchs und Zuordnung unterschiedlicher Prioritäten für jeden dieser Teile ist nicht möglich.

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Dabei wird ausdrücklich der älteren Rsp des EPA gefolgt, wonach das für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis „derselben Erfindung“ bedeutet, dass die Priorität einer Prioritätsanmeldung für einen Patentanspruch nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der Prioritätsanmeldung als Ganzes entnehmen kann.

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Diese aus der älteren Rsp des EPA abgeleitete Vorgangsweise wurde in der jüngeren Rsp des EPA dahingehend weiterentwickelt, dass, wenn ein Patentanspruch in der Nachanmeldung breiter als ein in der Prioritätsanmeldung offenbartes Merkmal ist, dann für dieses Merkmal eine Priorität in Anspruch genommen werden kann, nicht aber für alle anderen vom Patentanspruch bzw von den Patentansprüchen umfassten Ausführungsformen. Dieser Grundsatz gilt für jedes einzelne Merkmal, das in irgendeiner Prioritätsanmeldung offenbart ist. Dabei ist unerheblich, ob die Teilpriorität für ein einziges in einer Prioritätsanmeldung offenbartes Merkmal beansprucht wird, oder für mehrere in einer Prioritätsanmeldung offenbarte Merkmale. Es spielt auch keine Rolle, ob ein Patentanspruch, für den eine Teilpriorität beansprucht wird, nur ein in einer Prioritätsanmeldung offenbartes Merkmal umfasst oder mehrere in einer oder mehreren Prioritätsanmeldungen offenbarte Merkmale.

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Bei der Prüfung, ob einem Gegenstand innerhalb eines generischen „ODER“-Patentanspruchs eine Teilpriorität zukommt, ist zunächst der in der Prioritätsanmeldung offenbarte relevante Gegenstand zu bestimmen. Dafür werden der in der Schlussfolgerung der älteren Rsp des EPA formulierte Offenbarungstest sowie die vom Anmelder bzw Patentinhaber zur Stützung seines Prioritätsanspruchs vorgebrachten Erläuterungen herangezogen, um festzustellen, was der Fachmann der Prioritätsanmeldung hätte entnehmen können. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob dieser Gegenstand von dem Patentanspruch der Anmeldung bzw des Patents umfasst wird, für den die Priorität in Anspruch genommen wird. Lautet die Antwort ja, wird der Patentanspruch de facto konzeptionell in zwei Teile geteilt: der erste Teil entspricht der Erfindung, die in der Prioritätsanmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart worden ist, der zweite dem verbleibenden Teil des späteren generischen „ODER“-Patentanspruchs, dem diese Priorität nicht zusteht, der aber selbst ein Prioritätsrecht begründet.

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Im Ergebnis wird bei der jüngeren Rsp des EPA dabei die auch in der österreichischen Rsp bereits entwickelte Möglichkeit angewandt, dass ein Patentanspruch Alternativen enthalten kann. Die Aufspaltung erfolgt anhand der Offenbarung der Prioritätsanmeldung. Hervorzuheben ist, dass gemäß der jüngeren Rsp des EPA die Anmeldung selbst keine Grundlage für die Aufspaltung haben muss.