§ 113 Sofortige Zurückweisung

Übersicht der Kommentierung

Vorspann

1

Damit die NA über den Antrag eines ASt eine Entscheidung in der Sache erlassen darf, ist zu prüfen, ob der Antrag zulässig ist, dh die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt. Die wichtigsten Gründe, aus denen die NA den Antrag zurückweisen muss, sind unmittelbar in § 113 geregelt. Darüber hinaus hat die Rsp noch weitere Gründe identifiziert, die zur Zurückweisung des Anfechtungsantrags ohne Sachentscheidung führten, beispielsweise der Mangel an persönlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen der Partei- und Verfahrensfähigkeit.

I. Gebührenzahlung

2

Für den Anfechtungsantrag sind eine Antragsgebühr sowie eine Schriftengebühr zu entrichten. Wird die Antragsgebühr nicht entrichtet, wird der ASt zunächst unter Fristsetzung von zwei bis vier Wochen aufgefordert, die fehlende Antragsgebühr nachzuzahlen. Unterlässt er dies innerhalb der von der NA gesetzten Frist, wird der Antrag zurückgewiesen. Die Nichtzahlung der Schriftengebühr ist hingegen ohne Folge für das Verfahren.

II. Zuständigkeit

A. Zuständigkeit des Patentamts

3

Zunächst stellt sich im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung die Frage der allgemeinen Zuständigkeit des PA. Anträge, zu deren Behandlung nicht das PA, sondern andere Verwaltungsbehörden zuständig sind, sind zurückzuweisen. Ebenso sind Anträge zu behandeln, für deren Behandlung die Gerichte zuständig sind.

B. Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung

4

Fällt der Antrag zwar in die Zuständigkeit des PA, jedoch nicht in die Zuständigkeit der NA, so ist im Rahmen der Zuständigkeitsvorschriften innerhalb des PA die Weiterleitung an die zuständige Abteilung zu verfügen. Auch fälschlicherweise an die NA adressierte Schreiben und Eingaben sind der jeweils zuständigen Abteilung zuzuweisen und nicht zurückzuweisen.

5

Ein Verstoß gegen die Zuständigkeitsverteilung innerhalb des PA führt zu einer falschen Zusammensetzung des „Erstgerichts“ iSd § 58 Abs 4 Z 3 AußStrG und kann im Rechtsmittelweg behoben werden. Aufgrund der relativ klaren Zuständigkeitszuordnung innerhalb des PA sind jedoch interne Kompetenzstreitigkeiten eher unwahrscheinlich.

C. Internationale Zuständigkeit

6

Im Feststellungsverfahren nach § 9a PatV-EG stellt sich zudem die Frage, ob für die Behandlung eines Antrags überhaupt österreichische Behörden zuständig sind oder durch wirksame Parteienvereinbarung nach Art 5 AnerkProt zuständig gemacht wurden.

7

Die ausschließliche internationale Zuständigkeit Österreichs ist für Nichtigkeitsverfahren bereits dann gegeben, wenn eine Entscheidung zu einem österreichischen Schutzrecht ergeht. Es ist auch nicht möglich, durch Parteienvereinbarung die Zuständigkeit eines anderen Landes oder einer anderen österreichischen Behörde zu vereinbaren. Sofern Anträge auf bestimmte Eintragungen in das österreichische Register gerichtet sind, ist ebenfalls ausschließlich das PA zuständig.

8

Abweichende Regelungen der internationalen Zuständigkeit bei Verfahren zur Feststellung des Rechts auf das europäische Patent hinsichtlich einer europäischen Patentanmeldung bestehen nach § 9a Pat-VEG.

III. Notwendige Aktiv- und Passivlegitimation

A. Aktivlegitimation

9

Eine Vielzahl von in das Anfechtungsverfahren verwiesenen Ansprüchen kann nur von Personen geltend gemacht werden, die hierzu aktiv legitimiert sind, dh, denen das Gesetz hierfür ein persönliches Interesse zuerkennt.

So kann beispielsweise nur der Inhaber eines Patents oder der ausschließliche Lizenznehmer Verletzungen seines Patents mittels eines positiven Feststellungsantrags verfolgen. Dritte, die von der Verletzung des Patents Kenntnis erlangen, können einen derartigen Feststellungsantrag hingegen nicht stellen.

B. Passivlegitimation

10

Umgekehrt kann auch der Antrag erfolgreich nur gegen denjenigen gerichtet werden, dessen Schutzrecht von der jeweiligen Entscheidung betroffen ist, der also passiv legitimiert ist. Zum einen hat derjenige, gegen den ein Anspruch behauptet wird, das Recht, an einem den Anspruch betreffenden Verfahren teilzunehmen, um seine diesbezüglichen Rechte selbst wahrnehmen zu können. Andererseits kann aber auch ein Unbeteiligter nicht durch Anträge belangt werden, die seine Rechtssphäre überhaupt nicht tangieren.

11

Der Antrag auf Nichtigerklärung oder Löschung eines Schutzrechts ist gegen den oder die Inhaber dieses Schutzrechts zu richten. Der Inhaber hat ein Recht darauf, dass er in ein Verfahren als AG einbezogen wird, da seine Rechtsposition als Inhaber betroffen ist. Umgekehrt braucht und darf sich kein Dritter am Verfahren beteiligen.

C. Voraussetzungen für die Legitimation

12

Für die einzelnen Anfechtungsverfahren ist die Frage, ob die persönliche Legitimation der Parteien die Zulässigkeit des Antrags oder dessen inhaltliche Berechtigung berührt, unterschiedlich geregelt. Darüber hinaus bestehen auch Fälle, in denen der ASt einen Antrag stellen kann, ohne irgendeine Form der Legitimation nachweisen zu müssen. Insgesamt sind die folgenden Fälle zu unterscheiden:

• Legitimation durch Registereintragung. Die Aktiv- und/oder Passivlegitimation ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung und erfordert eine Eintragung in das Patentregister. Fehlt die Registereintragung, wird der Antrag mangels Legitimation zurückgewiesen.

• Sachlegitimation. Die Legitimation wird durch die NA aufgrund eines durchzuführenden Beweisverfahrens geprüft. Das Fehlen der Legitimation führt zur Abweisung des Antrags.

• Jedermannsantrag. Die Aktivlegitimation des ASt ist an keinerlei Voraussetzungen gebunden (Popularantrag).

13

Im Folgenden wird die für die Parteistellung erforderliche Legitimation für die einzelnen in das Anfechtungsverfahren verwiesenen Ansprüche näher dargestellt, wobei auch darauf eingegangen wird, welche Konsequenzen das Fehlen bzw der Wegfall der Legitimation für den weiteren Verlauf des Verfahrens hat.

1. Legitimation durch Registereintragung

14

Nichtigkeitsanträge können stets nur gegen den im Register eingetragenen Inhaber des Schutzrechts gerichtet werden und nicht etwa gegen den noch nicht im Register eingetragenen Erwerber. Ein Antrag gegen einen solchen bloß schuldrechtlich berechtigten Erwerber ist unzulässig, der Antrag ist zurückzuweisen.

15

Der Aberkennungsantrag ist gegen den eingetragenen Inhaber, nicht gegen den ursprünglichen Anmelder und auch nicht gegen den bloß schuldrechtlichen Erwerber, der bei der RA einen Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs (Umschreibung) eingereicht hat, zu richten. Im negativen Feststellungsverfahren kann der Antrag ua gegen den Patentinhaber gerichtet werden, dessen Legitimation ausschließlich aufgrund der Registereintragung nachzuweisen ist. Im Erfindernennungsverfahren sind sowohl die im Patentregister eingetragenen Inhaber und Erfinder passiv legitimiert. Im Verfahren auf Anerkennung eines Vorbenutzerrechts sowie im Verfahren auf Eintragung einer Zwangslizenz ist der Antrag gegen den eingetragenen Inhaber zu richten. Der Antrag auf Löschung einer Zwangslizenz ist gegen den im Register eingetragenen Zwangslizenznehmer zu richten.

16

In manchen Anfechtungsverfahren bestehen jedoch auch Beschränkungen hinsichtlich der Aktivlegitimation des ASt, sodass die im Folgenden genannten Anträge nur von Personen gestellt werden können, die im Register eingetragen sind. Der bloße obligatorische Anspruch auf das Schutzrecht reicht für die Geltendmachung von Rechten, also auch für die Einleitung bestimmter Anfechtungsverfahren, nicht aus.

17

Soweit der ASt im positiven Feststellungsverfahren seine Inhaberschaft (und nicht die ausschließliche Lizenz) am Schutzrecht behauptet, kann er diese nur durch den Nachweis der Registereintragung geltend machen. Das Verfahren auf Zuerkennung einer Zwangslizenz kann nur vom Inhaber jenes Patents, Gebrauchsmusters oder Sortenschutzrechts eingeleitet werden, dessen Nutzung durch das Patent des AG unmöglich wird. Das Verfahren auf Löschung einer Zwangslizenz kann nur von dem im Patentregister eingetragenen Inhaber des Patents eingeleitet werden, welches durch die Zwangslizenz betroffen ist. Die Erteilung einer zwangsweisen Kreuzlizenz steht nur dem im Register eingetragenen Inhaber des älteren Schutzrechts zu.

2. Prüfung der Legitimation in der Sache

18

In einigen Anfechtungsverfahren ist die Legitimation der Partei keine formelle Zulässigkeitsvoraussetzung, sondern wird in der Sache geprüft, und es ergeht im Fall der fehlenden Sachlegitimation eine Sachentscheidung zulasten der Partei. Die sogenannte Sachlegitimation kommt also im Verfahren demjenigen zu, der nach Prüfung des Sachverhalts die materiellen Voraussetzungen erfüllt. In einigen Fällen sind vom ASt persönliche Voraussetzungen der Sachlegitimation nachzuweisen, die nicht (notwendigerweise) in einem Register eingetragen sind. Eine rasche Prüfung der Sachlegitimation anhand des Registerstands ist idR ausgeschlossen, die NA hat über die tatsächliche Berechtigung des ASt Beweis aufzunehmen und diese in der Sache zu prüfen.

19

Im Aberkennungsverfahren ist der ASt sachlegitimiert, der die widerrechtliche Entnahme der Erfindung oder die unberechtigte Anmeldung - jeweils durch den Inhaber oder Anmelder - nachweisen kann.

20

Im positiven Feststellungsverfahren ist vorgesehen, dass neben dem Inhaber auch der ausschließliche Lizenznehmer aktiv legitimiert ist, den Feststellungsantrag einzureichen, und zwar auch dann, wenn die Lizenz nicht ins Register eingetragen ist. In der Praxis kann die Feststellung der Sachlegitimation eines nicht eingetragenen ausschließlichen Lizenznehmers schwierig sein und von der Auslegung des Lizenzvertrags sowie eventuell auch von dessen Bestand abhängen.

21

Die Passivlegitimation des AG im positiven Feststellungsverfahren, also des mutmaßlichen Verletzers, ist keine formelle Zulässigkeitsvoraussetzung, sondern in der Sache zu prüfen. Einem Feststellungsantrag ist nur dann stattzugeben, wenn der AG die Erfindung tatsächlich benutzt hat, andernfalls ist der Antrag auf Feststellung als unbegründet abzuweisen.

22

Bei einem negativen Feststellungsverfahren ist die Passivlegitimation eines nicht in das Register eingetragenen ausschließlichen Lizenznehmers, die insbesondere vom Bestehen und von der Auslegung des Lizenzvertrags abhängen kann, in der Sache zu prüfen.

23

Im streitigen Erfindernennungsverfahren ist die Erfinderschaft eines noch nicht in das Register eingetragenen ASt Ergebnis des Verfahrens und in der Sache zu prüfen.

24

Im streitigen Verfahren auf Feststellung eines Vorbenutzerrechts muss der ASt nachweisen, dass er bereits vor dem Anmeldetag des Schutzrechts in vollem Erfindungsbesitz gewesen ist bzw seine Schöpfung bereits vor dem Anmeldetag abgeschlossen hatte und dass er Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat; seine Sachlegitimation ist in der Sache zu prüfen.

3. Antragstellung ohne besondere Legitimationserfordernisse

25

In einigen Verfahren ist das Vorliegen konkreter Umstände, die eine persönliche Berechtigung zur Stellung eines Antrags begründen, überhaupt nicht erforderlich. Der Antrag kann somit von jedermann gestellt werden (Popularantrag), der ASt erlangt bereits durch die Stellung eines Antrags die erforderliche Legitimation, weder die Zulässigkeit seines Antrags noch dessen Begründetheit sind von weiteren subjektiven Voraussetzungen abhängig.

26

Die Anträge auf Nichtigerklärung eines Patents oder Gebrauchsmusters können ohne Vorliegen persönlicher Voraussetzungen gestellt werden.

27

Ein negativer Feststellungsantrag kann von jedermann gestellt werden. Es ist kein rechtliches Interesse nachzuweisen, insbesondere ist es nicht erforderlich, dass der ASt nachweist, dass er den jeweiligen Feststellungsgegenstand, der seiner Ansicht nach nicht unter das Schutzrecht fällt, herstellen möchte.

28

Auch ein Antrag auf Zuerkennung einer Zwangslizenz wegen nicht ausreichender Benutzung der Erfindung kann von jedermann gestellt werden. Anders als in den auf Nichtigerklärung oder Löschung gerichteten Bestandsverfahren, bei denen die Entscheidung gegenüber jedermann wirkt, schafft die Zwangslizenz nur eine Verbesserung der Position des ASt.

IV. Exkurs: Der Streitgegenstand

29

Mit der Einbringung des Antragsschriftsatzes beim PA legt der ASt den Gegenstand des Verfahrens fest. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem im Antrag festzulegenden Streitgegenstand, der den Umfang des Verfahrens festlegt und Grundlage für die zu treffende Entscheidung bildet.

30

Die Festlegung des Streitgegenstands, dh, wann dieselbe Sache vorliegt, ist insbesondere relevant für den Umfang, in dem eine Entscheidung in Rechtskraft erwächst, die Streitanhängigkeit, die Bestimmtheit des Antrags oder die Antragsänderungen. Auch die Frage der Unterbrechung des Nichtigkeitsverfahrens wegen eines anhängigen europäischen Einspruchsverfahrens nach § 11 PatV-EG wird maßgeblich durch die Frage beeinflusst, was unter derselben Sache zu verstehen ist.

31

Im Anfechtungsverfahren, das in seinen Grundzügen an das zivilgerichtliche Verfahren angelehnt ist, wird ein Streitgegenstand durch Antragsbegehren und Antragsgrund (anspruchserzeugender Sachverhalt) festgelegt. Eine solche Festlegung wird als zweigliedriger Streitgegenstand bezeichnet. Dies hat zur Folge, dass es nicht auf die konkret geltend gemachte Anspruchsgrundlage, zB fehlende Neuheit, ankommt. Vielmehr reicht es aus, wenn derselbe behauptete Sachverhalt (eine Vorveröffentlichung) aufgrund einer anderen Rechtsvorschrift (zB Naheliegen) zur selben Rechtsfolge (Nichtigerklärung) führt. Auch die Vorlage neuer Beweismittel für denselben Sachverhalt bildet keinen anderen Streitgegenstand.

32

Nach einer teilweise für den Zivilprozess vertretenen Auffassung enthält der Streitgegenstand neben der Angabe des Antragsbegehrens und des Antragsgrunds auch eine konkrete rechtliche Begründung (dreigliedriger Streitgegenstand). Die einschlägige Anspruchsgrundlage wird jedoch zumindest im zivilgerichtlichen Verfahren nach stRsp des OGH dem Streitgegenstand nicht zugerechnet.

33

Auch im Anfechtungsverfahren ist der dreigliedrige Streitgegenstand (hier in Bezug auf die Rechtskraft von Sachentscheidungen) ausdrücklich abzulehnen. Die Regelung des § 114 Abs 1 verlangt im Antrag eine gedrängte Darstellung des Streitfalls (den Antragsgrund) sowie das bestimmte Begehren (Antragsbegehren). Eine rechtliche Beurteilung des Antragsgrunds, die angibt, auf welche Weise der ASt zu seiner gewünschten Rechtsfolge gelangt, ist nicht erforderlich.

A. Antragsbegehren

34

Aus dem Antrag muss ersichtlich sein, welche Rechtsfolge der ASt wünscht, dh, ob ein Schutzrecht nichtig erklärt, aberkannt werden oder ob ein Vorbenutzerrecht oder die Benutzung der Erfindung festgestellt werden soll. Eine Fehlbezeichnung, mit der beispielsweise fehlerhaft die „Löschung eines Patents“ begehrt wird, ist jedoch aufgrund des erkennbaren Willens des ASt unbeachtlich.

35

Da sämtliche Anfechtungsverfahren jeweils auf einen Teil eines Schutzrechts bzw auf das Schutzrecht in seiner Gesamtheit gerichtet werden können, ist im Antragsbegehren auch zu definieren, auf welche Patentansprüche sich das Begehren bezieht. Ist dies im Antrag nicht angegeben, wird davon ausgegangen, dass sich der Antrag auf das gesamte Schutzrecht bezieht.

B. Antragsgrund

36

Der Antragsgrund, dh die Tatsachen, aus denen sich die antragsgemäße Rechtsfolge ergibt, ist zur eindeutigen Abgrenzung des Streitgegenstands von anderen Streitgegenständen im Antrag präzise anzugeben. Fehlen diese Angaben in einem Antrag, so ist dieser zurückzuweisen.

1. Nichtigkeitsverfahren - fehlende Neuheit oder Naheliegen

37

Im Falle eines Nichtigkeitsantrags gegen ein Patent, Gebrauchsmuster oder Muster wegen mangelnder Neuheit oder wegen Naheliegens oder fehlender Eigenart umfasst der Streitgegenstand das Antragsbegehren sowie die konkrete Veröffentlichung.

Wird im Nichtigkeitsantrag die Nichtigkeit des Patents aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber dem vorveröffentlichten Gegenstand G1 sowie gegenüber dem vorveröffentlichten Gegenstand G2 behauptet, besteht der Streitgegenstand aus dem Antragsbegehren („Ich beantrage die Nichtigerklärung des Patents in vollem Umfang“) sowie dem Antragsgrund („Die Gegenstände G1 und G2 wurden vor dem Prioritätstag des Patents veröffentlicht“).

Wird die Nichtigerklärung des Patents aufgrund Naheliegens gegenüber einer Kombination der beiden vorveröffentlichten Gegenstände G1 und G2 beantragt, ist der Streitgegenstand ident zu dem vorstehend genannten Streitgegenstand. Sowohl das Antragsbegehren („Ich beantrage die Nichtigerklärung des Patents in vollem Umfang“) als auch der Antragsgrund („Die Gegenstände G1 und G2 wurden vor dem Prioritätstag des Patents veröffentlicht“) sind identisch.

38

Während eines laufenden Nichtigkeitsverfahrens kann der ASt, der eine Mehrzahl von vorveröffentlichten Gegenständen in das Verfahren eingebracht hat, beliebig zwischen diesen wechseln. Die Antragsänderungen sind im Rahmen desselben Verfahrens möglich, solange nicht das Begehren ausgedehnt wird und der behauptete Sachverhalt derselbe bleibt. Eine neuerliche Antragstellung durch denselben ASt zu denselben Patentansprüchen basierend auf denselben Veröffentlichungen während des Verfahrens oder nach ergangener Sachentscheidung ist jedoch ausgeschlossen.

2. Andere Antragsgründe im Nichtigkeitsverfahren

39

Der Antrag auf Nichtigerklärung wegen fehlender Ausführbarkeit iSd § 48 Abs 1 Z 2 ist auf bestimmte Tatsachen gegründet, die zeigen, dass der Gegenstand des Schutzrechts nicht so deutlich offenbart ist, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann. Der anspruchsbegründende Sachverhalt ergibt sich aus dem Inhalt der Veröffentlichung des Schutzrechts sowie allfälligen Behauptungen zum potenziellen Vorgehen des Fachmanns.

40

Sofern die Nichtigerklärung auf eine Überschreitung der Offenbarung der Anmeldung iSd § 48 Abs 1 Z 3 gestützt ist, bilden der Inhalt der ursprünglichen Anmeldung sowie der Inhalt der Patentschrift den Antragsgrund, der allenfalls durch Behauptung zum Wissen des Fachmanns ergänzt sein kann.

3. Aberkennungs- und Erfindernennungsverfahren

41

Basiert der Aberkennungsantrag auf der Behauptung der mangelnden BerechtigungiSd § 49 Abs 1 Z 1, so hat der ASt Umstände zu seiner Berechtigung, zur mangelnden Berechtigung des Anmelders sowie zur Kausalität vorzubringen. Die Gesamtheit der Umstände bildet den Antragsgrund. Bringt der ASt widerrechtliche Entnahme vor, so sind Tatsachen für den Erfindungsbesitz des ASt, die Entnahmehandlung sowie die Kausalität der Entnahme für die Anmeldung geltend zu machen, die gemeinsam den Antragsgrund bilden.

42

Im Erfindernennungsantrag sind die Erfinderschaft des ASt, allenfalls die mangelnde Erfinderschaft des zu löschenden Erfinders sowie die Kausalität der Erfindung für die Anmeldung nachzuweisen.

43

Da sämtliche Fakten des Aberkennungsantrags bzw Erfindernennungsantrags notwendigerweise vor der Anmeldung des streitigen Schutzrechts stattgefunden haben und stets eine persönliche Legitimation nachzuweisen ist, erscheint die Möglichkeit, dass eine neuerliche Antragstellung aufgrund eines vollkommen anderen Sachverhalts den Antrag begründet erscheinen lässt, eher gering.

4. Feststellungsverfahren

44

Der Streitgegenstand des Feststellungsantrags umfasst das Antragsbegehren, dass ein bestimmter, vom ASt zu definierender Gegenstand unter einen oder mehrere Patentansprüche fällt bzw nicht fällt. Während im negativen Feststellungsverfahren kein besonderer Antragsgrund anzugeben ist (abstraktes Feststellungsverfahren) und allenfalls Tatsachen zur Äquivalenz vorgebracht werden können (zB Vorveröffentlichungen), hat der ASt im positiven Feststellungsverfahren die Benutzung des Feststellungsgegenstands zu behaupten und zu beweisen, wobei - wie im gerichtlichen Verletzungsverfahren - Feststellungen zu den Umständen der Benutzung zu treffen sind. Liegt eine andere Benutzungsbehauptung vor, ist auch der Streitgegenstand ein anderer und der Feststellungsantrag kann neuerlich geltend gemacht werden. Liegt hingegen eine fortgesetzte Benutzung desselben Gegenstands vor, ist auch der Streitgegenstand identisch.

45

Derselbe Streitgegenstand liegt auch dann vor, wenn zwischen zwei Parteien mit unterschiedlichen Rollen ein positiver Antrag auf Feststellung und ein negativer Antrag auf Feststellung vorliegen oder wenn bereits ein gerichtliches Patentverletzungsverfahren zwischen denselben Parteien anhängig ist, sofern diese Verfahren denselben Verletzungs- bzw Feststellungsgegenstand und dasselbe Patent betreffen.

46

Der Feststellungsantrag hat zwar denselben Antragsgrund wie die Verletzungsklage, macht diese aber nicht unzulässig, da das Klagebegehren im Verletzungsverfahren - etwa auf Unterlassung - über das bloße Feststellungsbegehren hinausgeht, somit ein anderes Klagebegehren vorliegt. Somit ist bei anhängigem Feststellungsantrag eine spätere Leistungsklage nicht zurückzuweisen. Die rechtskräftige Entscheidung der NA zum Eingriff bindet jedoch das Verletzungsgericht, sofern diese vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz vorliegt.

5. Vorbenutzerverfahren

47

Der Antragsgrund des Vorbenutzerverfahrens liegt in der behaupteten Vorbenutzungshandlung mit allen damit zusammenhängenden Umständen. Andere Vorbenutzungshandlungen, die mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, können in einem neuen Antrag geltend gemacht werden, dem ein anderer Antragsgrund zugrunde liegt.

V. Bestimmtheit des Begehrens

48

Ein Antrag vor der NA muss sich auf einen bestimmten Streitgegenstand beziehen, also ein eindeutiges und klares Antragsbegehren sowie einen Antragsgrund enthalten. Fehlt ein Antragsbegehren oder der Antragsgrund oder ist der Antrag mehrdeutig oder unbestimmt, so hat der ASt keinen konkreten Streitgegenstand festgelegt, sein Antrag ist daher nach fruchtlosem Verbesserungsauftrag als unzulässig zurückzuweisen.

A. Bezeichnung der Parteien

49

Ein unbestimmtes Antragsbegehren liegt beispielsweise vor, wenn das vom Antrag betroffene Schutzrecht (sei es auf Seiten des ASt oder auf Seiten des AG) nicht bezeichnet wird und auch sonst nicht eindeutig ermittelbar ist. Zur bestimmten Bezeichnung eines Schutzrechts reicht etwa die Angabe der Veröffentlichungsnummer oder der Anmeldenummer, nicht aber der Name des Inhabers aus.

50

Die Bezeichnung des AG ist insofern erforderlich, als der NA gegenüber Klarheit über die Person verschafft werden muss. Sofern der AG durch seine Inhaberschaft legitimiert ist, ist es ausreichend, wenn das Schutzrecht eindeutig angegeben ist, da sich aus dem Registerstand eindeutig der zur Verteidigung des angefochtenen Schutzrechts berufene Inhaber ergibt.

51

Richtet sich der Antrag gegen weitere durch das Schutzrecht legitimierte Personen, die nicht Inhaber sind (ausschließlicher Lizenznehmer, Zwangslizenznehmer, eingetragener Erfinder), oder im positiven Feststellungsverfahren gegen Dritte, so sind diese jedenfalls namentlich anzugeben.

52

Der ASt ist jedenfalls namentlich sowie mit Anschrift und, sofern noch immer Mehrdeutigkeiten bestehen, mit Geburtsdatum anzugeben, andernfalls wird der ASt aufgefordert, sein Begehren bei sonstiger Zurückweisung des Antrags zu präzisieren.

B. Bestimmung des Streitgegenstands

53

Damit ein Antrag zulässig ist, ist es erforderlich, dass der Streitgegenstand hinreichend festgelegt ist, dh, dass sowohl das Antragsbegehren als auch der Antragsgrund angegeben sind. Auch wenn der Sachverhalt, der nach Auffassung des ASt zu der im Antragsbegehren angesprochenen Rechtsfolge führt, im Laufe des Verfahrens noch ergänzt werden kann, führt ein gänzliches Fehlen eines Antragsgrunds zur Zurückweisung des Antrags mangels Bestimmtheit.

54

Sind dem Antragsbegehren die angefochtenen Patentansprüche nicht eindeutig zu entnehmen, ist der Antrag zwar unbestimmt; in diesem Fall hat allerdings die Unbestimmtheit des Antrags nicht dessen Unzulässigkeit zur Folge, es wird vielmehr angenommen, dass sich der Antrag stets auf das gesamte Schutzrecht bezieht. Der Antrag wird somit nicht zurückgewiesen, bloß weil es der ASt unterlässt zu beantragen, dass sich der Antrag auf das Schutzrecht in vollem Umfang bezieht. Jedoch kann die Unterlassung der Angabe des Anfechtungsumfangs zu ungünstigen Kostenfolgen führen, wenn der Anspruch des ASt nur für einen Teil des Schutzrechts begründet ist.

C. Offenbare Unschlüssigkeit

55

Der eingebrachte Antrag muss sich auch - zumindest implizit - auf einen gesetzlichen Grund stützen. Dies bedeutet, dass der Antrag neben dem Begehren notwendigerweise auch Tatsachenbehauptungen enthalten muss, bei deren Zutreffen das Antragsbegehren nicht völlig unbegründet ist. Dabei ist die Frage der Schlüssigkeit des Antrags nicht im Detail, sondern lediglich auf Plausibilität zu prüfen.

56

Für einen Antrag auf Nichtigerklärung eines Patents wegen mangelnder Neuheit oder Naheliegens muss sich der ASt daher auf einen vorveröffentlichten Gegenstand beziehen, wobei die Behauptung der Vorveröffentlichung des Gegenstands wesentlich ist. Der vorveröffentlichte Gegenstand ist notwendiger Inhalt des Antrags.

57

Wendet ein ASt in seinem Nichtigkeitsantrag mangelnde Klarheit der Patentansprüche ein, so stützt er sich nicht auf einen gesetzlichen Grund. Selbst wenn die von ihm behauptete rechtliche Wertung der mangelnden Klarheit des Anspruchs iSd § 91 Abs 1 tatsächlich zuträfe, würde dies nicht zur begehrten Nichtigkeitsfolge führen. Der Antrag wäre somit unschlüssig. Sofern in den Behauptungen des ASt jedoch auch Tatsachen enthalten sind, die zumindest denkmöglich unter den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausführbarkeit subsumierbar sein könnten, so ist der Antrag zulässig.

VI. Streitanhängigkeit und rechtskräftig entschiedene Sache

58

Um unterschiedliche, einander widersprechende Sachverhalte zu vermeiden, darf ein Verfahren über einen Streitgegenstand nur eingeleitet werden, wenn nicht bereits ein Verfahren über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien anhängig oder gar entschieden ist. Die Zulässigkeitshindernisse der Streitanhängigkeit und der entschiedenen Sache bilden zusammen eine wirksame Maßnahme, um zu verhindern, dass über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien unterschiedliche Entscheidungen ergehen. Darüber hinaus sind Entscheidungen, die trotz Vorliegens von Streitanhängigkeit oder einer rechtskräftigen Entscheidung ergangen sind, im Rechtsmittelverfahren als nichtig aufzuheben.

A. Präjudizielle Entscheidungen

59

Entscheidungen sind dann präjudiziell und im Verfahren vor der NA zu beachten, wenn sie denselben Streitgegenstand betreffen und zwischen denselben Parteien ergangen sind. Jedenfalls präjudiziell sind Entscheidungen der NA in vorangegangenen Verfahren sowie Entscheidungen im gerichtlichen Verletzungsverfahren gegenüber Feststellungsverfahren.

60

Nicht präjudiziell sind hingegen Entscheidungen der Gerichte, in denen der von der NA zu behandelnde Streitgegenstand vom Gericht als Vorfrage zu entscheiden war. Hat beispielsweise das (Arbeits-)Gericht die Frage der Erfinderschaft des Diensterfinders verneint, so ist ein Antrag auf Erfindernennung dennoch zulässig. Ebenso ist ein Aberkennungsantrag oder ein Antrag auf Feststellung des Vorbenutzerrechts zulässig, auch wenn diese Frage bereits vom Verletzungsgericht aufgrund einer Einrede des Beklagten geprüft und verneint wurde.

61

Von bisher ergangenen Entscheidungen, mit denen das PA oder ein Gericht eine Rechtsauffassung vertreten hat, geht keine Bindungswirkung für andere Entscheidungen aus. Trotzdem haben Entscheidungen des EPA und des BGH großen Einfluss auf die österreichische Rsp. Auch findet deutsche Literatur in zahlreichen österreichischen Verfahren große Berücksichtigung.

62

Wenn gegen ein Patent bereits ein (nationales oder europäisches) Einspruchsverfahren durchgeführt worden ist, liegt zwar derselbe Streitgegenstand vor, die Möglichkeit einer weiteren Antragstellung bei der NA ist jedoch weiterhin zulässig. Die NA ist - mit Ausnahme eines zum nationalen Nichtigkeitsverfahren parallelen europäischen Einspruchsverfahrens - nicht an die Entscheidung im Einspruchsverfahren gebunden.

63

So führt beispielsweise die Nichtigkeit eines korrespondierenden Schutzrechts in einem Land nicht automatisch zur Nichtigkeit in Österreich. Ebenso führt die Verneinung der Nichtigkeit eines Patents durch ein ausländisches Gericht für einen Einspruch oder Nichtigkeitsantrag gegen ein gleichlautendes österreichisches Patent - selbst bei sonst identischem Sachverhalt - nicht zur Zurückweisung des Antrags wegen entschiedener Sache. Lediglich im Fall des § 11 PatV-EG liegt aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung eine Bindungswirkung der NA an die Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vor.

B. Streitanhängigkeit

64

Streitanhängigkeit entsteht mit Zustellung des Antrags an den AG. Ein nach Streitanhängigkeit eingebrachter neuer Antrag betreffend denselben Streitgegenstand ist bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den früheren Antrag wegen Streitanhängigkeit zurückzuweisen.

65

Ein anhängiges Einspruchsverfahren stellt kein Zulässigkeitshindernis für ein Nichtigkeitsverfahren dar. Ein Anfechtungsverfahren ist jedoch bis zur Entscheidung über den Einspruch zu unterbrechen. Das Anfechtungsverfahren wird jedoch nach Abschluss des Einspruchsverfahrens fortgesetzt, wobei im Falle des Widerrufs das Anfechtungsverfahren in Analogie zu § 117 einzustellen ist. Bei einem Einspruchsverfahren vor dem EPA ist das parallele Nichtigkeitsverfahren auch dann einzustellen, wenn im Rahmen des Einspruchsverfahrens die Frage der Patentfähigkeit in der Sache bejaht wird, der Einspruch wird in einem solchen Fall zurückgewiesen.

C. Entschiedene Sache

66

Ein nach rechtskräftiger Entscheidung zwischen denselben Parteien gestellter Anfechtungsantrag ist wegen entschiedener Sache zurückzuweisen. Endet das Verfahren jedoch auf andere Weise, zB durch Zurückweisung des Antrags, Zurückziehung des Antrags ohne Anspruchsverzicht oder Einstellung des Verfahrens, so ist eine erneute Antragstellung möglich.

D. Zurückziehung des Antrags unter Anspruchsverzicht

67

Ähnliche Wirkungen ergeben sich, wenn der ASt in einem Verfahren, in dem der Anspruch geltend gemacht wird, den Antrag unter Verzicht auf den Anspruch zurücknimmt. In diesem Fall ist die neuerliche Antragstellung unzulässig, der Antrag ist zurückzuweisen.

VII. Exkurs: Bindung an Vorfragenentscheidungen

68

Sofern eine bisher ergangene Entscheidung nicht die im Verfahren vor der NA zu entscheidende Hauptfrage, sondern eine Vorfrage betrifft, von der der Ausgang des Verfahrens maßgeblich abhängt, führt dies nicht zur Unzulässigkeit des Antrags, sondern bindet die NA an die Rechtsauffassung der zuständigen Behörde. Wesentlich hierfür ist, dass am Vorverfahren dieselben Parteien beteiligt waren und die entschiedene Vorfrage für den Streitgegenstand präjudiziell ist. Betrifft die Vorfragenentscheidung ein formell anderes Schutzrecht, so ist die Entscheidung - sogar bei identischem Schutzbereich - nicht bindend und es ist neuerlich in der Sache zu entscheiden.

69

Ist ein Verfahren über eine solche Frage anhängig, so liegt es grundsätzlich im Ermessen der NA, das Verfahren bis zum Abschluss des Vorfrageverfahrens nach § 190 ZPO zu unterbrechen oder die Vorfrage selbst mitzuentscheiden. Eine spruchmäßige Feststellung der Gültigkeit des Vertrags ist der NA jedoch mangels Zuständigkeit verwehrt.

70

Ein Verstoß gegen die Bindung an eine rechtskräftig entschiedene Vorfrage (Bindungskonflikt) stellt einen Fehler der rechtlichen Beurteilung dar und kann im Rechtsmittelweg bekämpft werden.

VIII. Notwendige Aufforderung zum Anerkenntnis

71

Eine weitere Zulässigkeitsvoraussetzung sieht vor, dass die Parteien vor der Einleitung von Zwangslizenzverfahren, Erfindernennungsverfahren und Vorbenutzerverfahren bei sonstiger Unzulässigkeit ihres Antrags beim Inhaber des Schutzrechts das Anerkenntnis des streitigen Anspruchs begehren müssen.

A. Aufforderung und Wirkung des Anerkenntnisses

72

Der AG hat im Falle seines Anerkenntnisses eine schriftliche Anerkenntnisurkunde auszustellen. Diese Urkunde bildet die erforderliche Einwilligung in einem Registerverfahren vor der RA, mit welcher der durch das Anerkenntnis Berechtigte sein Recht in das Register eintragen lassen kann. Die Anerkenntnisurkunde muss den Vorbenutzer oder Erfinder in die Lage versetzen, sein Recht in das Register eintragen zu lassen.

73

Den ASt trifft die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass er das Einvernehmen gesucht hat. Sofern der ASt diesen Beweis nicht erbringen kann, ist sein Antrag als unzulässig zurückzuweisen.

74

Ein trotz Ausstellung einer Anerkenntnisurkunde erhobener Antrag auf Nennung als Erfinder bzw Streichung eines eingetragenen Erfinders oder Zuerkennung eines Vorbenutzerrechts ist als unzulässig zurückzuweisen. Durch die Ausstellung einer Anerkenntnisurkunde erlischt sowohl auf Seiten des ASt als auch auf Seiten des AG das rechtliche Interesse an der Durchführung des Anfechtungsverfahrens. Der Verlust des rechtlichen Interesses durch Anerkenntnis hindert auch die Nebenintervention des Anerkennenden in das Vorbenutzerverfahren, beispielsweise gegen den Mitinhaber, zu einem späteren Zeitpunkt, sofern der Streitgegenstand ident ist.

75

Die Aufforderung muss alle Tatsachen und Beweismittel enthalten, die für den Patentinhaber erforderlich sind, um beurteilen zu können, ob das Vorbenutzerrecht, das Recht auf die Zwangslizenz oder das Recht auf Erfindernennung besteht.

76

Generell hindert die Zurückweisung des Antrags mangels Aufforderung zur Abgabe eines Anerkenntnisses eine neuerliche Antragstellung nicht, sie zwingt den Anspruchsberechtigten jedoch dazu, vor der Stellung eines Antrags dem Patentinhaber Gelegenheit zu geben, das Begehren anzuerkennen.

B. Meinungsunterschiede hinsichtlich des Anerkenntnisumfangs

77

Auch wenn der AG das Bestehen des Rechts grundsätzlich anerkennt, jedoch die Reichweite bestreitet, ist ein Antrag zulässig. Auch die Abgabe eines bedingten Anerkenntnisses des Vorbenutzerrechts beseitigt nicht das Feststellungsinteresse, insbesondere da auch keine nicht streitige Eintragung in das Register möglich ist.

C. Mehrere Inhaber

78

Ist der Antrag gegen mehrere Schutzrechtsinhaber gerichtet, von denen nicht alle ein Anerkenntnis gegenüber dem ASt abgegeben haben, so ist der Antrag gegen jene Personen, die ein Anerkenntnis abgegeben haben, mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig. Gegen die übrigen Passivlegitimierten kann das streitige Verfahren jedoch eingeleitet werden.

79

Ein weiterer Kreis von Passivlegitimierten besteht auch im streitigen Verfahren auf Nennung des Erfinders, wobei neben den Inhabern alle in das Register eingetragenen Erfinder nach § 20 Abs 5 passiv legitimiert sind. Der ASt muss, wie auch im Vorbenutzerverfahren, vor der Einleitung eines Anfechtungsverfahrens mit allen Patentinhabern und den Erfindern das Einvernehmen suchen, bevor er einen zulässigen Anfechtungsantrag stellen kann, andernfalls ist sein Antrag auf Eintragung als Erfinder unzulässig.

IX. Anfechtungsbeschränkungen

A. Anfechtung erloschener Schutzrechte

80

Anfechtungsverfahren können - sofern das angefochtene Schutzrecht besteht - von jedermann auf Antrag eingeleitet werden. Der ASt ist in solchen Fällen grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, seine Beweggründe für den Antrag zu offenbaren. Es erfolgt auch keine Prüfung darüber, ob der ASt mit dem Antrag rechtliche Interessen verteidigt oder ob er durch die Antragstellung wirtschaftliche Vorteile erlangt. Eine derartig weite Antragsbefugnis findet sich in der österreichischen Rechtsordnung äußerst selten und bringt auch das große öffentliche Interesse an der Rechtmäßigkeit des Bestands von erteilten Patenten zum Ausdruck.

81

Die Anfechtung von Schutzrechten ist grundsätzlich nur möglich, solange das Schutzrecht noch aufrecht besteht. Ein Allgemeininteresse, das jedermann die Antragstellung ermöglicht, besteht nur während des aufrechten Bestands des jeweiligen Schutzrechts. So liegt etwa die Klärung des Rechtsbestands eines Patents nach dessen Erlöschen nicht mehr im öffentlichen Interesse und bedarf somit einer speziellen Rechtfertigung.

82

Im Einzelfall können Personen, die etwa vom Inhaber des Schutzrechts auf Schadenersatz oder angemessenes Entgelt in Anspruch genommen werden, ein spezielles rechtliches Interesse daran haben, dass der mangelnde Rechtsbestand des Schutzrechts oder ein bestimmtes Rechtsverhältnis zu einem bereits erloschenen Patent rückwirkend festgestellt wird. Eine ausdrückliche Regelung darüber, ob ein vor der Antragstellung bereits erloschenes Schutzrecht nichtig erklärt werden kann, findet sich zwar nicht im PatG. In § 23 Abs 7 MuSchG wird jedoch die Anfechtung von bereits erloschenen Mustern bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses für zulässig erklärt. Diese Vorschrift ist uE aufgrund derselben Interessenlage bei Mustern und Patenten analog auf alle Verfahren vor der NA hinsichtlich aller Schutzrechte anzuwenden. Sofern der Wegfall des Schutzrechts rückwirkend erfolgt, kann naturgemäß kein rechtliches Interesse an der Einleitung eines Verfahrens bestehen, sodass ein solcher Antrag unzulässig ist.

83

Ausreichendes rechtliches Interesse für die Feststellung der Nichtigkeit eines erloschenen Schutzrechts besteht insbesondere im Fall eines anhängigen Verletzungsverfahrens, wenn der Rechtsbestand des Patents in der Vergangenheit Voraussetzung für das Bestehen des Klagsanspruchs ist, wie das beispielsweise bei Ansprüchen in Geld iSd § 150 der Fall ist.

84

Nach dem Erlöschen eines Patents und der Verlängerung der Schutzdauer durch ein Schutzzertifikat kann ein Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des erloschenen Patents sowie des Schutzzertifikats auch gestellt werden, solange das Schutzzertifikat aufrecht ist.

B. Anfechtung eigener Schutzrechte

85

Dem Schutzrechtsinhaber selbst ist die Anfechtung seines eigenen Schutzrechts nicht möglich. Die Auffassung, dass die Parteien nicht identisch sein dürfen, stellt einen wesentlichen Grundsatz des als streitig konzipierten Anfechtungsverfahrens dar. Ein Verstoß gegen diesen Grundsatz führt zur Unzulässigkeit des Antrags. Auch die nachträglich eintretende Identität der Parteien, wie etwa durch Gesamtrechtsnachfolge, führt zur Unzulässigkeit des Verfahrens, wobei jedoch eine amtswegige Fortsetzung eines Nichtigkeitsverfahrens im öffentlichen Interesse im Sinne der objektiven Rechtssicherheit zulässig ist. Einzelne Mitinhaber des Patents sind zur Stellung eines Nichtigkeitsantrags nicht berechtigt, da sie notwendigerweise auch AG sein müssten.

86

Zur Anfechtung des aufrechten Rechtsbestands von Schutzrechten sind aber Personen berechtigt, die Inhaber eines Rechts am Patent, etwa einer Lizenz oder einer Zwangslizenz, sind oder ein Vorbenutzerrecht an der Erfindung haben. Auch der im Register eingetragene Erfinder kann einen diesbezüglichen Anfechtungsantrag stellen.

87

Ob vertragliche Verpflichtungen, ein Patent nicht anzufechten, verbindlich und im Nichtigkeitsverfahren zu beachten sind, wurde zwar für Marken bejaht, musste jedoch bislang für Patente und Gebrauchsmuster noch nicht entschieden werden. Aufgrund des öffentlichen Interesses an der Nichtigerklärung zu Unrecht erteilter Patente, wie es insbesondere aus § 112 Abs 1 zum Ausdruck kommt, ist diese Auffassung uE jedoch nicht auf Patente übertragbar. Vielmehr sollte weder der Einwand der vertraglichen Vereinbarung, noch der Einwand der missbräuchlichen Rechtsausübung die Nichtigerklärung eines nichtigen Patents verhindern, zumal auch alle Nichtigkeitsgründe ohne Einschränkung der Aktivlegitimation von jedermann geltend gemacht werden können.

88

Der nicht mehr in das Register eingetragene Veräußerer, der potenzielle Erwerber, der Lizenzzahler oder der Erfinder kann gegen seinen Rechtsnachfolger einen zulässigen Nichtigkeitsantrag stellen.

C. Anfechtung von Anmeldungen

89

Anfechtungsverfahren sind nach dem Konzept des historischen Gesetzgebers ausschließlich auf registrierte Schutzrechte gerichtet und haben den Zweck, den Registerstand nachträglich zu ändern. Verfrühte Anfechtungsanträge gegen Anmeldungen sind unzulässig Eine Ausnahme besteht für Aberkennungsanträge, die auch in Bezug auf Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen gestellt werden können.

X. Entscheidung über die Zulässigkeit

90

Wird der Antrag ohne Zustellung an die Gegenseite als unzulässig zurückgewiesen, so wird der im Antrag als AG Bezeichnete nicht in die Sache miteinbezogen, da durch die Zurückweisung des Antrags keine Möglichkeit besteht, dass er in seinen Rechten berührt wird. Der im Antrag als AG Bezeichnete wird bei einer sofortigen Zurückweisung weder Verfahrenspartei noch kommen ihm sonstige mit einer Parteistellung verbundene Rechte zu, wie zB das Recht, Berufung gegen den Zurückweisungsbeschluss zu erheben oder damit verbundene Kostenersatzansprüche geltend zu machen. Selbst im Verfahren über den Rekurs des ASt gegen eine Zurückweisung ist der im Antrag als AG Bezeichnete nicht Partei. In diesem Verfahrensstadium ist noch kein AG am Verfahren beteiligt; es besteht daher auch nicht die Möglichkeit, dass eine einen AG beschwerende Entscheidung ergeht. Die Zurückweisung bindet einen später in das Verfahren einbezogenen AG somit nicht.

91

Auch eine Zurückweisung wegen Unzulässigkeit nach Eintritt der Streitanhängigkeit entfaltet keine Bindungswirkung und hindert auch nicht einen erneuten Antrag wegen entschiedener Sache, da durch die Entscheidung ausschließlich die Unzulässigkeit des konkret vorliegenden Antrags festgestellt, aber gerade nicht über das Bestehen oder Nichtbestehen des im Antragsschriftsatz behaupteten Anspruchs entschieden wird.

92

Sofern sich das Antragsbegehren auf mehrere Patentansprüche bezieht, besteht auch die Möglichkeit, dass der Antrag hinsichtlich eines Patentanspruchs zulässig ist, hinsichtlich des anderen Patentanspruchs jedoch nicht. Dieser Fall kann beispielsweise dann eintreten, wenn der ASt ein durch Teilverzicht beschränktes Patent in der ursprünglichen Fassung anficht, jedoch kein rechtliches Interesse an der rückwirkenden Vernichtung des verzichteten Teils des Patents besteht. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass der Antrag gegen einzelne Personen als AG unzulässig ist oder dass hinsichtlich einzelner Patentansprüche das Zulässigkeitshindernis der Streitanhängigkeit oder der entschiedenen Sache besteht.

93

Die Zulässigkeit bzw Unzulässigkeit eines Antrags bezieht sich jedoch nicht auf einen von mehreren gesetzlichen Tatbeständen, die dieselbe Rechtsfolge eintreten lassen. So kann beispielsweise ein Nichtigkeitsantrag gegen denselben Patentanspruch nicht hinsichtlich eines Nichtigkeitstatbestands (zB der Frage der mangelnden Neuheit) mangels Stützung auf diesen gesetzlichen Grund unzulässig sein, während der Antrag hinsichtlich eines anderen Tatbestands (zB der Frage der Überschreitung der Offenbarung) zulässig ist. Wird im Laufe des Verfahrens ein weiterer Sachverhalt geltend gemacht, der unter einen anderen Nichtigkeitstatbestands subsumierbar ist, so ist diese Erweiterung ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Erweiterung des Antrags zu beurteilen.